*【美国道富银行案开启商业方法专利申请之门】
商业方法可以作为专利客体的标志性判例即美国道富银行与签记的专利纠纷案（State Street Bank&Trust Co. v.Signature Financial Group Inc.）。这一案件的判决标志着商业方法从此可以在美国进行专利申请，同时也让其他国家开始重新审视"商业方法"专利领域。
【案件背景】
美国专利法第第101条规定了"可获专利的发明"的四种类别：凡发明或发现任何新颖而适用的制法、机器、制造品、物质的组分，或其任何新颖而适用的改进者，可以按照本编所规定的条件和要求取得专利权。但是这种对"可专利性（patentability）"的规定，却在实际审查的过程当中存在一个"商业方法除外"的原则。
在美国道富银行与签记的专利纠纷案之前，美国专利审查员使用的专利审查程序手册（MPEP，1992年版）当中，列出了具备可专利性的客体项目，其中第2016项为"Patentable Subject Matter-Mathematical Algorithms or Computer Programs"，即可专利客体——数学运算或者计算机程序。发明中含有数学运算、自然法则以及计算机程序等，该专利可以被归类在"制法、机器、制造品"类别当中。但是，仅仅是关于抽象概念（abstract idaes），仅仅是与自然法则、数学运算、方程式、计算机程序直接相关的发明，则被排除在了可授权专利的范围之外。
在MEPE（1992年版）第706.03（a）：非法定专利客体（Nonstatutory Subject Matter）中规定了不可专利的范围，其中包括商业方法（Method of Doing Business）。参考的判例是Hotel Security Checking Co.v.Lorraine Co.。该判例被认为是最早的确立商业方法专利除外的判例。
在以上所述的法律背景下，美国道富银行与签记的专利纠纷案（State Street Bank&Trust Co. v.Signature Financial Group Inc.），带来了专利史上关于商业方法专利的新转变。
【案件回放】
1993年3月，签记公司（以下称Signature）的一项编号为5193056的美国专利（以下简称056号）被授予专利权，该专利名称为"轴幅式金融服务配置数据处理系统（Data Processing Systerm for Hub and Spoke Financial Services Configuration），指向的是一个以实现投资架构为目的的数据处理系统。在权利人Signature的经营当中，该系统被用来管理和计算有数个共同基金多组成的投资合伙关系。其优点有二，一是产生投资管理的规模经济效益，二是提供合伙关系的税捐优惠。
美国道富银行（State Street Bank&Trust Co，以下简称State）与Signature一样，也为多个合伙基金提供财产管理和会计计算的金融服务。State请求Signature授权使用第056号专利，协商不成，State便向马萨诸塞州（Massachusetts）地区法院提起了要求确认该专利无效的诉讼。马萨诸塞州地区法院审理后认为，056号专利发明虽然不是针对一种数学演算法，而是涉及用以解决一个数学问题的装置，然而该专利没有牵涉资料形态的实质转换，而只是像其会计方法一样用来处理并记录数字，其授权的是特定商业中所必须的会计系统垄断权，其范围等于是独占该商业本身。马萨诸塞州地区法院因此判决056号专利无效。Signature不服，向美国联邦巡回上诉法院（以下称CAFC）提出上诉。
CAFC指出，056号专利的说明书指出了权利要求所对应的结构，因此，该专利所指向的是一机器，而机器属于正当的法定保护客体。同时，CAFC又强调，对一客体是否应受到专利保护，应将判断标准放在客体的本质特征上，尤其是它的实用效果（practical utility），即实用、具体和明确的结果（useful、concrete、and tangible result）。具体到本案中来说，其权利要求指向一个被轴幅式软件所运行的机器，确实产生了一个实用、具体和明确的结果，只不过该实用结果是以数字来表示的，如价格、利润、百分比、成本或损失等。
针对地区法院认定056号专利无效的另一理由专利客体商业方法除外原则，CAFC指出，商业方法除外原则从来没有被CAFC或其前身CCPA援引作为判决基础，经常被引用来作为确立商业方法除外原则的Hotel Security Checking Co.v.Lorraine Co.案是以缺乏新颖性和不是发明为由认定系争专利无效的。CAFC认为，商业方法除外是个毫无理由的对第101条关于法定客体的限制，因其是错误、多余和过时的而应被废弃。CAFC在判决中称，可专利性不应当视所主张权利的方法是商业方法而不是其他方法而定，商业方法权利要求应像其他方法专利一样被对待。
此外，CAFC还对地区法院据以认定系争专利无效的数学算法除外原则进行了分析，并提出，如果一个方法包含或直接指向一个算法，就以此为由主张该方法属于非专利客体是没有根据的，同时一再强调对专利法定客体的判断应当以客体的本质特征（即上述的实用效果）为标准；针对地区法院提出的056号专利被赋予的权利非常宽以至于实际上封锁了为管理此种金融结构所必须的任何以计算机实施的会计方法的理由，CAFC则主张，专利的权利要求是不是太宽以至于不可专利不是根据第101条，而是根据第102条、第103条、第112条来判断。
根据以上分析，CAFC于1998年7月23日作出判决，驳回上诉，并将此案发还给地区法院。针对该判决，State申请美国最高法院重新审理。1991年1月11日，最高法院作出不予受理的判决，正式宣告与计算机软件有关的商业应用发明可以符合专利法第101条的条件，商业方法的专利客体地位从此确定。
综上所述，美国CAFC在该案中宣布商业方法除外原则结束的同时，提出了一个判断可专利性的标准，即专利客体的本质是其实用效果——实用、具体和有形的结果。（以上"案件回放"摘编自郎贵梅所著《专利客体的确定与商业方法的专利保护》2008年6月版）
【案件后续影响】
此案之后，美国对专利审查程序手册（MPEP）进行了修改，在1996年发布的版本当中，商业方法（Method of Doing Business）从不可专利客体的范围中被删除。这意味着，针对商业方法的专利申请的大门真正敞开了，自此，美国专利商标局接受的商业方法专利申请数量急剧上升。而其他国家面临来自美国的商业方法相关专利申请，也需要开始重新审视"商业方法"这一独特的领域。
然而，对"商业方法专利"政策上的放宽，带来数目巨大、良莠不齐的专利新申请也给美国专利商标局带来了困扰，这扇敞开的大门终于在2008年发生的Bilski一案中动摇了。（林东奇）（cnipr.com）