要把“专利流氓”关进法律“牢笼”
摘要:笔者认为,近日美国最高法院对卡夫公司诉TC公司专利侵权案的判决在一定程度上将打击“专利流氓”诉讼和非专利实施实体(NPE)的诉讼活动,既有望对“专利流氓”倚仗“专利权人友好型”法院大肆起诉的现象进行有效的遏制,又能避免让被“专利流氓”起诉的公司处于“坐以待毙”的被动处境,而这与美国近年来持续的NPE诉讼活动降低的趋势不谋而合。
近年来,不少企业在进入美国市场时会遭遇“专利流氓”提起的恶意诉讼。今后,这一现象将有望得以改观。
近日,美国联邦最高法院(下称美国最高法院)对Kraft Foods Group Brands LLC(下称卡夫公司)诉TC Heartland LLC(下称TC公司)专利侵权案作出最终判决,再次明确了对于美国国内的公司而言,美国法典28卷第1400条b款是在确认专利诉讼管辖时唯一应当遵循的条款。简言之,专利权人只能在被告所在地或侵权行为发生地且被告在此地有长期固定的营业场所起诉侵权人。而根据美国法典的28卷第1391条c款所规定的“一般管辖条款”,地区法院只要对被告有属人管辖权就可以受理专利诉讼。这意味着专利权人可以在任何一个(侵权)产品销售地发起诉讼。
由于该案涉及的是对专利侵权案诉讼地点的限制,该案的最终判决结束了在美国专利诉讼管辖权持续了30年的规则,将有望有效遏制“专利流氓”恶意提起知识产权诉讼,解决专利诉讼案件高度集中于特定地区法院的现象。
这一转折性案件始于2014年,当时,卡夫公司在美国特拉华州联邦地区法院对TC公司提起的专利侵权诉讼。被告TC公司认为,TC公司总部注册和生产制造均于美国印第安纳州,在特拉华州的销售仅占全部销售的2%,在该州也没有长期固定营业场所,根据美国法典28卷第1400条b款的规定,要求将本案移送到印第安纳州南区联邦地区法院审理。但美国特拉华州联邦地区法院认为,被告的产品在该州有销售,即侵权活动发生在该州,法院对其具有属人管辖权,拒绝了被告提出的请求。TC公司不服,上诉到美国联邦巡回上诉法院。最终,此案又上诉至美国最高法院,美国最高法院8:0全票通过了上述判决。
笔者认为,该案涉及的是美国专利诉讼管辖权的问题。业界对美国法典28卷第1400条b款作为专利诉讼管辖权确认的基本条款毫无异议,而问题在于是否要同意将第1391条c款的“一般管辖权”作为上述基本条款的补充。美国最高法院在1957年的Fourco案中明确了第1400条b款是适用专利诉讼管辖问题的唯一条款,第1391条c款规定的一般管辖条款不能用以补充或者修正第1400条b款。但是,1988年,美国国会对第1391条c款进行了较大修改。修改后的条款规定,只要受理专利诉讼案的地区法院对被告有属人管辖权就可以。1990年,美国联邦巡回上诉法院在VE Holding案中正式确定了修改后的第1391条c款可以用于补充解释第1400条b款关于“被告所在地”的定义。至此,最高法院的意图被彻底颠覆。
在今后的30年,许多专利权人凭借这一规则,在明显偏向专利权人的地方法院提起起诉,导致大量非执业团体在提起专利诉讼时,发生挑选法院的现象。作为被告的各大公司、美国国会和法律协会对挑选法院的现象均一直表示不满。
笔者认为,美国最高法院的上述判决在一定程度上将打击“专利流氓”诉讼和非专利实施实体(NPE)的诉讼活动,既有望对“专利流氓”倚仗“专利权人友好型”法院大肆起诉的现象进行有效的遏制,又能避免让被“专利流氓”起诉的公司处于“坐以待毙”的被动处境,而这与美国近年来持续的NPE诉讼活动降低的趋势不谋而合。美国德州东区联邦地区法院等为例,是众所周知的“原告友好法院”,但随着该判决的发布,该法院受理的专利诉讼案件数量或将大幅下降。(作者:代丽洁,国家知识产权局专利复审委员会)
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